Інтегральних мікросхем

§ 1. Поняття та критерії охороноздатності топографії інтегральної мікросхеми Топографія інтегральної мікросхеми як результат інтелектуаль­ної діяльності являє собою зафіксоване на матеріальному носії ^пРосторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтег­ральної мікросхеми та з'єднань між ними. Матеріальним носієм то­пографії є кристал інтегральної мікросхеми (далі — ІМС), тобто частина напівпровідникової пластини, в обсязі і на поверхні якої

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

сформовані елементи напівпровідникової мікросхеми, міжеле-
ментні з'єднання і контактні площадки. ;_;

Оскільки розробка топографії потребує значних інтелектуаль-j'
них зусиль, витрат часу і дорогого обладнання, результати праці
розроблювачів потребують визнання та охорони прав на них. Це
тим більше необхідно, що практично будь-яка топографія може!
бути швидко і досить дешево скопійована зацікавленими особами.
Як показав досвід розвинутих країн, найбільш дієвою перепоною
для копіювання кристалів ІМС є створення спеціального інститу­
ту прав на топографії («lauout design») IMC, який не збігається з \
інститутами авторських і суміжних та патентних прав. \

Зокрема, правовий режим цього об'єкта інтелектуальної влас- , ності визначений Директивою Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня ' 1986 р. про правову охорону топографій напівпровідникової про­дукції. 22 грудня 1994 р. було ухвалене рішення Ради № 94/824/ЄС про поширення правової охорони топографій напівпровідникової продукції на осіб всіх держав — членів COT.

Із прийняттям Закону України «Про охорону прав на топографії | інтегральних мікросхем» № 621/97-ВР від 5 листопада 1997 р. такий спеціальний правовий інститут з'явився і в українському законодавстві. Прийнятий ЦК України визначив правовий статус компонування інтегральної мікросхеми (глава 40).

Відповідно до ст. 1 Закону під інтегральною мікросхемою визна­чено мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призна­чений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднан­ня якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виго­товлення.

Згідно зі ст. 5 названого Закону охорона прав поширюється тільки на оригінальну топографію ІМС. Це правило діє і в інших країнах, де вже давно прийняли аналогічні закони, а також узго- -; джується із Вашингтонським договором про інтелектуальну \ власність щодо інтегральних мікросхем 1989 р. (Договір ІРІС)¹. |

¹ Договір ІРІС не набрав чинності. Ініціатори договору США і Японія не приєдналися до ок­ремих положень договору.

Глава 25. Права на топографії інтегральних мікросхем

Окремі положення були включені до Угоди ТРШС (ст. 35, яка ви­магає від держав-учасниць охороняти топографії інтегральних мікросхем відповідно до положень Вашингтонського Договору про інтегральну власність щодо інтегральних мікросхем). Відповідно до ст. 471 ЦК України компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелекту­альної власності на нього, якщо воно є оригінальним.

Оригінальною загалом є будь-яка топографія ІМС, створена в результаті інтелектуальної творчої діяльності автора, якщо вона не отримана шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топо­графії ІМС, має відмінності, що надають їй нових властивостей, та не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Патентного відомства України або до дати її першого викорис­тання. При цьому топографія ІМС визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне.

Одним із доказів відсутності оригінальності може бути, зокре­ма, загальновідомість топографії ІМС розробникам і виробникам ІМС на дату її створення. У разі спору це питання вирішується судом з урахуванням висновку експертів. Останні, в свою чергу, повинні орієнтуватися на знання середнього фахівця і ступінь доступності матеріалів, які містять інформацію щодо спірної топо­графії ІМС.

Топографія ІМС, що містить елементи, відомі в галузі мікроеле­ктроніки на дату подання заявки або на дату першого її викорис­тання, може бути визнана оригінальною і отримати правову охорону тоді, коли сукупність (комбінація) цих елементів є оригінальною, тобто результатом інтелектуальних зусиль її творця.

Оригінальність — головний і єдиний юридично значущий кри­терій, необхідний для надання топографії ІМС правової охорони. Ні час створення, ні виконання формальностей не впливають на визнання топографії ІМС об'єктом прав інтелектуальної влас­ності, хоча ці обставини і відіграють певну роль у визначенні її правового режиму.

За прямою вказівкою Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» охорона прав не поширюється ^на ідеї, способи, системи, технологію або закодовану інформацію,

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

що можуть бути втілені в топографії ІМС. Об'єктом охорони прав є лише сама топографічна схема, тобто взаємне розміщення еле- ! ментів напівпровідникової мікросхеми. Що стосується способів^ які стосуються технологічного процесу виготовлення інтегральної мікросхеми, конструкцій кристалів ІМС та інших технічних \ рішень, то вони за наявності необхідних законодавством критеріїв можуть стати об'єктами патентних прав.

§ 2. Власники прав на топографії інтегральних мікросхем!

та їхні права

Згідно зі ст. 472 ЦК України набуття права інтелектуальної влас­ності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом. При цьому обсяг правової охорони такого компону­вання визначається його зображенням на матеріальному носієві. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлює закон.

Стаття 473 ЦК України закріплює, що суб'єктами права інте­лектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є: 1) автор компонування інтегральної мікросхеми; 2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за до­говором чи законом.

Отже, власниками прав на топографії ІМС є автори, їхні спад­коємці, а також будь-які фізичні чи юридичні особи, що отримали ці права на підставі закону або за договором. Автором топографії ІМС визнається тільки фізична особа, інтелектуальною творчою працею якої вона створена. Юридична особа прав авторства не має і може виступати лише власником майнових прав на топографію ІМС. Якщо остання створена спільно кількома фізичними особа­ми, кожна з них визнається автором такої топографії ІМС. Не­одмінною умовою виникнення співавторства є особистий творчий внесок автора в її створення. Тому особи, які надали автору тільки технічну, організаційну, матеріальну допомогу або сприяли офор­мленню прав на топографію ІМС, на співавторство претендувати не можуть. У разі виникнення спору з цього питання він вирі­шується судом, який може призначити відповідну експертизу.

Як і щодо інших об'єктів прав інтелектуальної власності, на визнання фізичної особи автором топографії ІМС не впливають ні

Глава 25. Права на топографії інтегральних мікросхем

його вік, ні стан дієздатності. Проте здійснення прав, що належать малолітнім і недієздатним авторам, покладається на їхніх батьків або опікунів.

Права на топографію ІМС визнаються як за українськими гро­мадянами та юридичними особами, так і іноземними. Відповідно до ст. З Закону України «Про охорону прав на топографії інтеграль­них мікросхем» іноземці та особи без громадянства мають такі ж права, як і передбачені цим законом права громадян України, за винятком тих, що встановлені міжнародними договорами України.

Якщо топографія ІМС створена автором у порядку виконання службових обов'язків чи за спеціальним дорученням його робото­давця, власником прав на неї за загальним правилом стає цей ро­ботодавець. Проте договором між автором і роботодавцем може бути передбачене збереження всіх прав на топографію ІМС за її творцем. Питання про те, яка робота має бути визнана такою, що виконана в порядку службових обов'язків, стосовно топографій ІМС вирішується так само, як і щодо патентних прав. Зокрема, враховуються такі чинники, як коло службових обов'язків автора, характер досягнутого творчого результату, використання праців­ником обладнання тощо. Проте треба мати на увазі, що й у тих ви­падках, коли топографія ІМС була визнана створеною в порядку виконання службових обов'язків, її автором все одно буде вважа­тися безпосередній розробник, а не його роботодавець.

Після смерті автора власниками прав на топографію ІМС ста­ють його спадкоємці. Але до них переходять не всі права автора, а лише ті, що мають майновий характер. При цьому майнові права на топографію ІМС, строк дії яких обмежується десятьма роками, переходять до спадкоємців на період, що залишився до закінчення вказаного терміну. Особисті немайнові права автора топографії ІМС у спадщину не передаються, але спадкоємці можуть виступа­ти на їхній захист у разі порушень з боку третіх осіб.

У результаті створення оригінальної топографії ІМС її автор, а в передбачених законом чи договором випадках і інші особи, зок­рема роботодавці та замовники, одержують низку суб'єктивних Цивільних прав, які поділяються на особисті немайнові і майнові права.

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

Серед особистих немайнових прав закон прямо вказує лише наі право авторства, яке надається безпосередньому творцю оригінал льної топографії ІМС. Воно має абсолютний характер і невідчужуі; ване від особи автора. Договір, що передбачає уступку або відмову; від права авторства, є недійсним і не породжує жодних юридичних наслідків. Право авторства діє протягом усього життя творця топо»' графії ІМС. З його смертю воно як суб'єктивне право втрачає чин­ність, але охороняється як таке, що має суспільне значення.

Найважливішою ознакою права авторства на досягнуті творчі результати є його виключність. Ця ознака загалом властива і праву) авторства на топографію ІМС. Ніхто, крім її автора, не може пре- і тендувати на те, щоб вважатися в очах інших людей її творцем. \ Проте якщо у сфері авторських прав цей факт є абсолютним, то в ■ даній сфері припускається ситуація, коли право авторства на ту са- "і му топографію ІМС може належати різним особам. Це пов'язано зі специфікою зазначеного об'єкта прав інтелектуальної власності та особливостями його правової охорони. На відміну від творів на- \ уки, літератури і мистецтва, що вважаються неповторними твор- ' чими досягненнями, топографія ІМС може бути повторена в усіх своїх суттєвих ознаках іншими особами, які не знайомі з результа­тами перших розробників. У сфері патентних прав, де також можлива подібна ситуація, право авторства визнається за тим розробником, який перший досяг патентоспроможного результату і подбав про юридичне закріплення своїх прав. Аналогічне поло­ження існує і в сфері охорони прав на топографії ІМС.

Крім права авторства, до особистих немайнових прав творця топографії ІМС треба віднести право на авторське ім'я. Хоча зако­нодавство його прямо і не називає, воно, безперечно, належить ав­тору. Зокрема, ім'я справжнього творця топографії ІМС згідно зі ? ст. 9 Закону України «Про охорону прав на топографії інтеграль­них мікросхем» має бути зазначене в заявці на видачу свідоцтва на топографію ІМС. За бажанням автора його ім'я вказується й у пе­реліку відомостей, що публікуються в офіційному бюлетені Патентного відомства України. Право на ім'я, як і право авторст­ва, з яким воно нерозривно пов'язане, не може відчужуватися, має абсолютний характер і охороняється безстроково.

Глава 25. Права на топографії інтегральних мікросхем

Всі інші права можуть належати не тільки автору, а й іншим особам. Так, правом на подання заявок на видачу свідоцтв на то­пографії ІМС до Патентного відомства України користуються не тільки автори, а й інші правовласники.

Аналогічна ситуація і з майновими правами — правом на вико­ристання топографії ІМС та виключним правом перешкоджати, забороняти чи дозволяти будь-яким особам використовувати то­пографії ІМС (ст. 474 ЦК України). Вважається, що власником цих прав є автор топографії ІМС, якщо тільки за законом або догово­ром ним не стає інша особа, наприклад спадкоємець автора, робо­тодавець, замовник. Згідно з ч. 2 ст. 474 ЦК майнові права інтелек­туальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належить володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Суть права на використання топографії ІМС полягає в можли­вості правовласника на власний розсуд виготовляти, застосовува­ти і поширювати топографію ІМС усіма доступними способами та засобами. Згідно із п. З ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» під використанням топографії ІМС треба розуміти:

—копіювання топографії ІМС;

—виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії;

—виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;

—ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну тери­торію України;

—пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених Цілях та інше введення в цивільний оборот ІМС, виготовлених із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

Іншою стороною майнових прав є покладання на інших осіб за­борони чинити вказані вище дії щодо використання топографії ІМС без дозволу правовласника, за винятком випадків, коли воно не є порушенням прав цього власника.

Права на топографію ІМС засвідчуються свідоцтвом, яке під­тверджує факт реєстрації топографії ІМС у Патентному відомстві України. Стаття 4 Закону України «Про охорону прав на топо-

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

Глава 25. Права на топографії інтегральних мікросхем

графії інтегральних мікросхем» обмежує строк чинності свідоцтва; десятьма роками, що відповідає усталеній міжнародній практиці, і Встановлення більш тривалого терміну правової охорони топо-*'і графій ІМС мало б негативні наслідки, оскільки було б гальмом науково-технічного прогресу.

Початок строку дії свідоцтва на топографію ІМС визначається і за більш ранньою з таких дат:

— за датою першого використання топографії ІМС за умови, що від цієї дати до дати подання заявки на цю топографію ІМС до Патентного відомства України минуло не більше двох років;

— за датою подання заявки на топографію ІМС до Патентного відомства України.

У випадках, коли власником майнових прав на топографію ІМС є не автор, а його роботодавець, автор, а у разі смерті авто­ра — його спадкоємець, має право на одержання винагороди. Всі питання, пов'язані з порядком виплати та розміром винагороди, вирішуються у договорі між автором і роботодавцем. Тому можли­ва і така ситуація, коли автор не вправі претендувати на одержан­ня якоїсь винагороди за створення та використання топографії ІМС. Наприклад, така умова може бути прямо зафіксована в кон­тракті, укладеному при прийомі автора на роботу. Якщо ж це питання взагалі не було обговорене сторонами, роботодавець повинен виплатити автору спеціальну винагороду, розмір якої має бути встановлений відповідно до економічної цінності топографії ІМС та іншої вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботода­вець або його правонаступник. Отже, розмір винагороди встанов­люється угодою сторін, а у разі неможливості її досягнення — визначається судом.

Законодавство України не тільки гарантує автору топографії ІМС чи іншому правовласнику право на її використання у власній сфері діяльності, а й надає можливість повної або часткової пере­дачі прав на її використання іншим фізичним чи юридичним осо­бам. Надання дозволу на використання топографії ІМС, так само як і повна уступка прав на неї, здійснюється на підставі цивільно-правового договору. До суттєвих умов цього договору, які в обов'язковому порядку мають бути узгоджені сторонами, нале-

жать питання про обсяг і способи використання топографії ІМС, порядок виплати і розмір винагороди, а також терміни дії догово­ру. Цей договір є чинним після його укладання в письмовій формі і підписання сторонами. Передача прав на топографію ІМС і на­дання ліцензії на її використання вважаються дійсними щодо будь-якої іншої особи від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Патентного відомства України і внесення відповідних відомостей до Державного реєстру.

Якщо права на топографію ІМС належать кільком авторам або іншим правовласникам, порядок використання цих прав визна­чається договором між ними. За відсутності згоди між правовлас-никами кожний із них може використовувати зареєстровану топо­графію ІМС на власний розсуд, але не вправі надавати ліцензію на її використання або уступити права іншій особі без згоди решти правовласників.

Закріплюючи за автором топографії ІМС або іншим право-власником виключне право перешкоджати, забороняти чи дозво­ляти будь-якій особі використовувати цю топографію, законодав­ство встановлює низку винятків із цього права.

Передусім не визнається його порушенням використання придбаних законним шляхом ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії ІМС, або виробів, що містять такі ІМС, якщо особа, яка здійснює таке використання, не знала і не могла знати, що вони виготовлені та введені в цивільний оборот з пору­шенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС у Патентному відомстві України (п. З ст. 17 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»).

У цьому разі йдеться про так званого невинуватого порушника, Дії якого об'єктивно мають протиправний характер, але із суб'єктивної сторони, йому не можна дорікнути, оскільки він не знав і не міг знати про те, що чинить правопорушення. Така ситу­ація виникає, наприклад, при використанні топографії ІМС у виробах, придбаних у інших осіб, коли особа, яка їх придбала, не мала жодних підстав вважати, що одержує контрафактний товар. Невинуватий порушник може посилатися на виправдання своїх Дій на відсутність на топографії ІМС або виробі, що містить такі

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

ІМС, попереджувального маркування, а також на те, що топо­графія ІМС не зареєстрована в Патентному відомстві України і, отже, не опубліковані відомості про охорону прав на неї.

Доведення порушником своєї невинуватості виключає застосу­вання до нього передбачених законодавством засобів цивільно-правової відповідальності, але не звільняє його від обов'язку при­пинити подальше використання топографії ІМС.

Другим винятком із зазначеного права на зареєстровану топо­графію ІМС є її використання без комерційної мети. Цей випадок не потребує особливих коментарів, оскільки є звичайним винятком із виключного права, що діє в межах інститутів авторсь­ких і суміжних прав, а також патентних прав. До нього близьким є і такий дозволений вид використання топографії ІМС, як її використання з метою наукових досліджень або в порядку експе­рименту. Варто наголосити, що зареєстрована топографія ІМС виступає тут як об'єкт дослідження чи експерименту, а не як їхній засіб.

Ще один випадок вільного використання топографії ІМС поля­гає в її поширенні із застосуванням зареєстрованої топографії ІМС та будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони були вве­дені в цивільний оборот та придбані законним шляхом. Цей випа­док виражає принцип «вичерпання прав», відповідно до якого будь-яка особа, що стала законним власником ІМС або виробу, який її містить, може вільно розпоряджатися ними, не просячи спеціального дозволу правовласника. Права автора топографії ІМС чи іншого правовласника вичерпуються контролем над вве­денням її в цивільний оборот, але не поширюються на випадки фактичного використання ІМС і виробів, що їх містять, іншими особами, які одержали їх на законній підставі. Не визнаються по­рушенням прав на зареєстровану топографію ІМС дії щодо вико­ристання ідентичної оригінальної топографії ІМС, незалежно створеної іншою особою, якщо вона добросовісно використовува­ла зазначену топографію до дати подання до Патентного відомст­ва України заявки на реєстрацію тотожної топографії ІМС чи здійснила значну підготовку для такого використання (право по­переднього користувача).

Глава 25. Права на топографії інтегральних мікросхем

Не визнається порушенням прав на зареєстровану топографію ІМС її використання в конструкції або в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або ви­падково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що топографія ІМС використовується виключ­но для потреб цього транспортного засобу.

Насамкінець, не визнається порушенням прав на зареєстрова­ну топографію ІМС її використання за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо). Перелік вищеназва­них винятків із прав на зареєстровані топографії, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Чинне законодавство передбачає можливість видачі зацікавле­ним особам примусової ліцензії на використання зареєстрованої топографії ІМС. Так, якщо вона не використовується в Україні упродовж трьох років від дати офіційної публікації відомостей про реєстрацію або від дати, коли її використання було припинене, то будь-яка особа, що виявляє готовність використовувати таку топо­графію ІМС, у разі відмови правовласника від укладання ліцен­зійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання цієї топографії. Якщо правовласник не доведе, що факт невикористання топографії ІМС зумовлений поважними причинами, то суд може винести рішення про надан­ня дозволу зацікавленій особі на використання цієї топографії з визначенням обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди правовласнику.

Крім того, виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки, Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС без згоди її право­власника, але з виплатою йому відповідної компенсації. Спори про умови надання такого дозволу і виплати компенсації вирішу­ються у судовому порядку. Будь-яке інше використання топо-графій ІМС, що не підпадає під розглянуті випадки, може здійс­нюватися тільки на основі укладання із правовласником відпо­відного договору.

В Україні ведеться Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем, положення про який затверджене наказом МОН

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

України № 292 від 12 квітня 2001 р. Правовий режим цього об'єкту визначається також Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на викори­стання топографії інтегральної мікросхеми, затвердженою нака­зом МОН України № 577 від 3 серпня 2001 р. та низкою інших нормативно-правових актів.

§ 3. Захист прав на топографії інтегральних мікросхем

Порушення прав авторів топографій ІМС та інших правовлас-ників є підставою для застосування до правопорушників передба­чених законодавством санкцій. Ці санкції мають різну юридичну природу, різняться за своєю спрямованістю та способами ре­алізації. Більшість із них має цивільно-правовий характер і спря­мована насамперед на відновлення порушених прав потерпілих, а якщо це неможливо — на задоволення інтересів, що охороняють­ся законом. Деякі санкції мають головною метою покарання правопорушників, а також запобігання порушенням чужих прав, через що мають адміністративно-правовий та кримінально-право­вий характер.

Серед цивільно-правових санкцій у свою чергу виокремлюють­ся заходи захисту прав і заходи відповідальності. Більшість із них передбачена статтями 16 і 432 ЦК України. Як і при захисті ав­торських та патентних прав, вибір конкретного способу захисту аналізованих прав залежить зазвичай від потерпілого, проте також визначається видом порушених прав, специфікою правопорушен­ня та тяжкістю його наслідків.

Порушення особистих немайнових прав на топографії ІМС найчастіше відбувається шляхом їхнього заперечення або при­своєння іншими особами. Так, право авторства може бути пору­шене шляхом вилучення із кола авторів особи, яка зробила твор­чий внесок у створення топографії ІМС, представлення чужої топографії ІМС як своєї власної розробки тощо. Порушенням права на авторське ім'я буде незазначення імені справжнього авто­ра топографії ІМС в заявці на її реєстрацію або опублікованих відомостях, у перекручуванні цього імені тощо.

Глава 25. Права на топографії інтегральних мікросхем

Головними способами захисту особистих немайнових прав є вимога автора про визнання порушених прав або таких, що оспо­рюються, про відновлення становища, яке існувало до порушення, і про припинення дій, що порушують його права чи створюють за­грозу їхнього порушення. Виходячи із загальних принципів ци­вільного права, потерпілий може також порушити питання про матеріальне відшкодування заподіяної йому моральної шкоди. Всі ці вимоги заявляються до суду і розглядаються в порядку цивіль­ного судочинства.

Порушенням майнових прав автора зареєстрованої топографії ІМС вважається будь-яке посягання на його права, що передба­чені в ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топографії інте­гральних мікросхем». Захист майнових прав правовласників за­реєстрованих топографій ІМС здійснюється шляхом припинення дій, що порушують їхні права або створюють загрозу їхнього пору­шення, а також через відшкодування правовласникові заподіяних збитків.

Наприклад, автор топографії ІМС може вимагати накладення заборони на несанкціоновані застосування або продаж ІМС із за­стосуванням зареєстрованої топографії ІМС. Що стосується за­подіяних збитків, то вони підлягають відшкодуванню в повному обсязі, включаючи упущену вигоду та моральну шкоду. У зв'язку з тим, що реалізація цього заходу суттєво ускладнена необхідністю обгрунтування розміру упущеної вигоди, Закон України «Про охо­рону прав на топографії інтегральних мікросхем» встановлює, що правовласник може вимагати вилучення та спрямування на свою користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті такого порушення, замість відшкодування збитків, а також може вимага­ти виплати компенсації, яка визначається судом, замість відшко­дування збитків чи стягнення прибутків (п. 4 ст. 21). Окрім цього на правопорушника може бути накладений штраф у розмірі 10 % від суми, присудженої судом на користь позивача (п. 5 ст. 21).

Із метою підвищення ефективності названих санкцій і забезпе­чення їхньої реальної реалізації суд вправі винести рішення про знищення або відчуження всіх ІМС, виготовлених із порушенням прав на зареєстровану топографію ІМС, а також фотошаблонів

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

шарів топографії ІМС, технічної документації, іншої інформації на матеріальному носії щодо цієї топографії ІМС та засобів, не­обхідних саме для її виготовлення. Вимагати поновлення поруше­них прав правовласника зареєстрованої топографії ІМС може та­кож особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачене ліцензійним договором.

У разі порушення прав автора топографії ІМС його роботодав­цем або замовником застосовуються насамперед санкції, передба­чені укладеним між ними договором. Якщо у ньому спеціальні санкції не встановлені, автор топографії ІМС може скористатися загальними заходами захисту прав, передбаченими у розділі VII Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» та інших нормах цивільного законодавства.

Поряд із цивільно-правовими санкціями чинне законодавство встановлює і кримінальну відповідальність за певні порушення прав авторів і правовласників на топографії ІМС. Так, згідно зі ст. 177 КК України до кримінально-караних діянь належить неза­конне використання топографії інтегральних мікросхем, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі та вчинені по­вторно або спричинили матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Питання для самоконтролю:

1. У чому виявляються особливості правової охорони топографії інте­гральних мікросхем?

2. Що чинне законодавство України розуміє під використанням топо­графії інтегральних мікросхем?

3. З якої дати починає перебігати строк дії свідоцтва на топографію інтегральної мікросхеми?

4. Які винятки з прав на зареєстровані топографії інтегральних мікро­схем ви можете назвати?

5. Які засоби захисту прав на топографії інтегральних мікросхем пе­редбачені чинним законодавством України?

6. Які акти міжнародного законодавства, що регулюють правовий ре­жим топографій інтегральних мікросхем, ви можете назвати?

Глава 25. Права на топографії інтегральних мікросхем Рекомендована література до глави:

1. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собст­венность: Законодательство и практика его применения. — М.: Юристь, 2002.

2. Дроб'язко В. С, Дроб'язко Р. В. Право интелектуальної власності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

3. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика. — Т. 1: Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

4. Ніколаюк С І., НикифорчукД. К, Томма Р. И, Барко В. І. Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності (статті 176, 177, 227, 229 КК України): Науково-практичний посібник. — К.: КНТ, 2006.

5. Основи інтелектуальної власності. — К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999.

6. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

7. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий,

B. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002.

8. Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Ви­пуск перший, випуск другий, випуск третій: НДІ інтелектуальної влас­ності Академії правових наук України. — К.: ТОВ «Чех», 2004, 2005.

9. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

10. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законо­
давство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца,

C. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

11. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Россий­ской Федерации. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК «Велби», 2004.

12. Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П. М. Цибульова. — К.: К.І.С., 2005.

18 7-259

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

Глава 26

Комерційна таємниця

як об'єкт інтелектуальної власності

§ 1. Гносеологічні аспекти інституту комерційної таємниці

Перехід України до ринкової економіки викликав нагальну потребу у нормативному закріпленні поняття «комерційна таємниця» як невід'ємного елемента ринкових відносин. В умовах їх існування нерідко трапляються такі негативні явища, як недоб­росовісна конкуренція, промислове шпигунство тощо.

Слід зазначити, що комерційна таємниця є одни із найстаріших методів охорони інтелектуальної власності. Стародавні майстри зберігали у таємниці секрети своєї майстерності (які не мали пись­мової форми, а були знаннями і ноу-хау окремих людей), і це було задовго до виникнення поняття «інтелектуальна власність»¹.

Із початком промислової революції в Європі природа виробни­чих секретів суттєво змінилася. Складні виробничі процеси і сис­тема ділових відносин вимагали введення письмової документації й зумовили можливість для великої кількості найманих робітників вільно змінювати роботодавця. Виникли дві основні загрози секретам виробництва: 1) нелояльність працівника до колишнього роботодавця і 2) крадіжка документації. Внаслідок цього робото­давці почали включати до трудових контрактів умови, що вимагають від працівника збереження секретів виробництва, які становлять комерційну таємницю. За порушення цих умов вста­новлювався високий ступінь відповідальності.

Комерційна таємниця як засіб захисту господарської, торго­вельної та іншої діяльності існувала не лише в Європі, але й у царській Росії, до складу якої входила більша частина України. Вона була безпосередньо пов'язана з виробництвом, купівлею, продажем різноманітних продуктів, сировини, їх зберіганням, а

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

також окремими аспектами фінансової діяльності заводів, фаб­рик, купців, майстрів та інших суб'єктів господарювання. Були відпрацьовані механізми захисту комерційної таємниці, які до­статньо вдало використовувалися у цивільному обігу.

У XX ст., в умовах планової економіки, яка склалася в подаль­шому і базувалася на соціалістичній власності, монополії держави в економічній сфері, широкому поширенні та запровадженні в господарську діяльність досвіду провідних підприємств, новаторів у різноманітних галузях виробництва, питання про комерційну таємницю саме собою відпало. Захист інформації за необхідності здійснювався за допомогою інститутів державної та військової таємниць¹.

Відродження інститут комерційної таємниці в Україні отримав лише наприкінці 80-х — початку 90-х років XX ст., коли відбулося визнання прав приватної власності, відмова держави від монополії у сфері управління економікою і проголошення свободи підприємницької діяльності. Створене середовище викликало по­яву великої кількості суб'єктів підприємницької діяльності, які одержали право здійснювати у встановленому законом порядку будь-які види діяльності, обирати торговельних партнерів і укла­дати угоди, наймати працівників, самостійно визначати порядок використання отриманих доходів тощо.

Наслідком відродження вільного ринку стало поширення пра­вопорушень в економічному середовищі, у тому числі — недобро­совісна конкуренція. А для такого порушення одним із його проявів і є неправомірне використання відомостей, що становлять комерційну таємницю суб'єкта підприємницької діяльності.

Перед нашою державою постало питання розроблення право­вих механізмів захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю.

¹ Мэгс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. — М.: Юрист, 2000. — С. 45.

' Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. — M.: ЗАО «Бизнес-школа», Интел Синтез, 1997. - С. 4.

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

§ 2. Охорона комерційної таємниці і ноу-хау у міжнародному законодавстві

Базовим міжнародним актом, на якому заснувалися міжнародні процедури захисту комерційної таємниці, стала Паризька кон­венція про охорону промислової власності, яка закріпили положення щодо необхідності припинення недобросовісної конкуренції. У статті 1 припинення недобросовісної конкуренції відноситься до об'єктів охорони промислової власності.

У статті 10^bis Конвенції закріплюється, що країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції (1). Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і тор­говельних справах (2).

Крім того, відповідно до ст. 10^ter Паризької конвенції країни Союзу зобов'язуються забезпечити громадянам інших країн Союзу законні засоби для ефективного припинення всіх дій, зазначених у статтях 9, 10, 10^bis (1). Крім того, вони зобов'язуються передбачити заходи, що дозволяють союзам та об'єднанням, існування яких не суперечить законам їх країн і які представляють зацікавлених про­мисловців, виробників чи торговців, діяти через суд чи адміністра­тивні органи з метою припинення дій, передбачених у статтях 9,10, 10^bis, тією мірою, якою це дозволяє закон країни, де витребовується охорона, для союзів і об'єднань цієї країни (2).

На зазначених положеннях Паризької конвенції в подальшому здійснювалося обґрунтування інституту комерційної таємниці у міжнародних актах. Так, у Стокгольмській конвенції про засну­вання Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. до прав, що належать до інтелектуальної власності, був віднесений і захист проти недобросовісної конкуренції (ст. 2).

Дефініція «нерозкрита інформація» (undisclosed information) закріплена у ст. 1 Угоди ТРШС, якою така інформація віднесена до інтелектуальної власності разом з іншими об'єктами. Слід заува­жити, що для США, ФРН, низки інших країн поняття «нерозкри­та інформація» ототожнюється з поняттям «комерційна таємниця» (trade secrets).

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

Конкретизуються вимоги Угоди ТРШС до закритої таємниці у ст. 39 У розділі 7 «Охорона нерозкритої інформації». У ній закріп­лені наступні положення. По-перше, у процесі забезпечення ефективного захисту від недобросовісної конкуренції, як це перед­бачено ст. 10^bis Паризької конвенції (1967), країни-учасниці по­винні охороняти нерозкриту інформацію відповідно до ч. 2 цієї статті та дані, надані урядам або урядовим органам відповідно до ч. З ст. 39 (1).

По-друге, фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому, щоб інформація, яка правомірно перебуває під їхнім контролем, була без їхньої згоди розкрита, отримана або використана іншими особами в спосіб, що суперечить чесній ко­мерційній практиці, якщо ця інформація:

(a) є секретною у тому розумінні, що вона в цілому або в кон­кретному поєднанні та розташуванні її складових не є відомою або легкодоступною для осіб, які належать до певного кола, що зви­чайно має справу з подібною інформацією;

(b) має комерційну цінність з огляду на її секретність; та

(c) у конкретних обставинах стала предметом розумних дій для збереження її секретності з боку особи, яка правомірно контролює цю інформацію (2).

По-третє, країни-учасниці, у випадках, коли умовою погоджен­ня торгового обігу фармацевтичних або сільськогосподарських хімічних продуктів, у яких використовуються нові хімічні речовини, є подання попередньо нерозкритих даних про випробування або інших даних, отримання яких було пов'язано зі значними зусилля­ми, повинні охороняти такі дані від недобросовісного комерційно­го використання. Також країни-учасниці повинні охороняти такі дані від розкриття (крім випадків, коли це необхідно для захисту на­селення або не вживаються заходи для забезпечення охорони цих Даних від недобросовісного комерційного використання) (3).

Під «способом, що суперечить чесній комерційній практиці» Розуміються, зокрема, такі дії, як порушення договору, порушення Довіри та спонукання до такого порушення, що включають отри­мання закритої інформації третіми особами, які знали або мали знати, що подібні дії супроводжували це отримання.

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності

Таким чином, Угода ТРШС закріплює три мінімальні критерії віднесення інформації до нерозкритої: секретність, комерційна цін­ність та вжиття адекватних заходів для забезпечення секретності.

Оскільки статтями 41—47 Угоди ТРІПС на країни-учасниці по­кладається обов'язок створення національних систем для впрова­дження визнаних Угодою прав інтелектуальної власності, звідси випливає і необхідність законодавчого визначення механізмів захисту інформації, доступ до якої може обмежуватися, тобто до комерційної таємниці, з обов'язковим закріпленням зазначених вище трьох її визначальних критеріїв, так як і створення системи законного примусу для реалізації механізму захисту. На відносини щодо охорони закритої інформації або комерційної таємниці поширюється і міжнародна система СОТ щодо вирішення спорів.

Крім того, процедури захисту комерційної таємниці містяться і у Модельних положеннях про захист проти недобросовісної конкуренції, що були підготовлені ВОІС у 1996 р.¹ Розділ цих Модельних поло­жень присвячений безпосередньо секретній інформації (secret infor­mation), що може розглядатися як аналог комерційної таємниці.

Інформація має розцінюватися як секретна, якщо вона:

— не загальновідома або легкодоступна як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів для осіб у колах, що зазвичай мають справу з вказаним видом інформації;

— має комерційну цінність, оскільки є секретною;

— є об'єктом достатніх для даних обставин заходів щодо збере­ження її у секреті правовласником.

У коментарі ВОІВ до Модельних положень зазначається, що абсолютна секретність не вимагається. Інформація має розціню­ватись як секретна настільки довго, наскільки вона не є загаль­новідомою або легкодоступною².

Крім того, відповідно до ст. 6 Модельних положень зазна­чається, що розкриття, придбання або використання секретної інформації іншими особами без згоди правовласника може, зокре-

¹ Model Provision on Protection Against Unfair Competition. — WIPO. - 1996.

² Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред.
Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. - К.: Видав­
ничий Дім «Слово». — С. 365.

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

ма бути наслідком: промислового або комерційного шпигунства; _поруш^ення УМ⁰¹⁸ контракту; порушення відносин довіри.

Згідно з Угодою між Україною і ЄС про наукове і технологічне співробітництво¹ захист конфіденційної інформації та нерозкритої інформації визначається як один із принципів, що має бути закріплений у договорах із проведення досліджень. Такі ж вимоги містяться і в інших угодах про наукове і технологічне співробіт­ництво, що укладаються ЄС із третіми країнами.

Правова система ЄС надає охорону інформації, що становить комерційну таємницю, у вигляді охорони «ноу-хау», яка міститься в Європейській патентній конвенції. Під «ноу-хау» розуміється цілісна технічна інформація, що є секретною, зафіксованою на матеріальному об'єкті та може бути встановлена у будь-який мож­ливий спосіб. «Секретний» означає «такий, що не є загальновідо­мим або легкодоступним».

Патентне право ЄС створює додаткові стимули для викорис­тання режиму комерційної таємниці для охорони конфіденційної інформації. Це пов'язано з тим, що патентна охорона може бути недоступною для окремих технологій в Європі (наприклад, не підлягають патентуванню в окремих країнах методи медичного діагностування та лікування, фармацевтичні та комп'ютерні технології тощо). Навіть якщо є можливим патентування певної технології, охорона інформації в якості комерційної таємниці мо­же бути привабливішою та вигіднішою. Це пов'язано з тим, що в Європі патентна заявка оприлюднюється до видачі патенту, що надає конкурентам достатньо часу, щоб скопіювати технологію. На ефективність патентної охорони також впливає властиве євро­пейським країнам право попереднього користувача, що передба­чає надання третій особі, яка використовувала винахід (корисну модель) до його патентування, права продовжувати використову­вати цей винахід (корисну модель).

Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 р. (з на­ступними змінами) передбачила необхідність координації заходів безпеки, які для захисту інтересів членів та інших країн вимага-

¹ Відомості Верховної Ради України (BBP). - 2003. - № 6. - С 53.

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власностіІ

ються країнами-членами від компаній із метою забезпечення
рівнозначності таких заходів всередині Співтовариства. Важливим
для розуміння комерційної таємниці стало закріплення у ст. 2
Директиви мінімального переліку документів, які підлягають
обов'язковому розкриттю (тобто тих, що не можна віднести до;,
секретної, нерозкритої або конфіденційної інформації): J

— установчий документ та статут, будь-які зміни, що до них? вносяться;

— документи про призначення, припинення повноважень, ві- \ домості про осіб, які самостійно або в складі колективного органу є уповноваженими представляти компанію у відносинах із третіми особами, виступати від імені компанії, брати участь в управлінні, нагляді або контролі за компанією;

— принаймні щорічно сума акціонерного капіталу;

— бухгалтерська звітність за кожний фінансовий рік, яка підля- | гає оприлюдненню відповідно до Директив Ради 78/660/ЄЕС, 83/349/ ЄЕС, 86/635/ ЄЕС та 91/674/ ЄЕС;

— відомості про зміну місцезнаходження компанії;

— відомості про ліквідацію компанії, у тому числі відповідне рі­шення суду;

— відомості про призначення ліквідатора, інформація про ос­таннього.

На сьогодні законодавство ЄС з охорони комерційної таємниці \ та ноу-хау включає¹:

— Угоду ТРІПС;

— Договори щодо міжнародного науково-технічного співро­бітництва;

— Положення щодо охорони ноу-хау, визначені Регламентом Комісії (ЄЕС) № 556/89 від ЗО жовтня 1988 р. про застосування і статті 85(3) Договору до певних категорій угод із ліцензування ноу-хау та двома пізнішими новими редакціями зазначеного акта — Регламентом Комісії (ЄС) № 240/96 від 31 січня 1996 р. про засто­сування статті 85 (3) Договору до деяких категорій договорів із

¹ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйовта ін. - К.: Видав­ничий Дім «Слово». - С 370.

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

трансферу технологій та Регламентом Комісії (ЄС) № 772/2004 від 24 квітня 2004 р. такої ж назви;

— Регламент (ЄС) № 2321/2002 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів у реалізації Шостої рамко­вої програми (2002—2006) ЄС та розповсюдження результатів досліджень, модельний контракт Європейської комісії;

— 89/196/ЄЕС, Євратом, ЄСБС: Рішення Комісії від 3 березня 1989 p., що визначає детальні правила з розсекречування доку­ментів, які охороняються професійною або бізнес-таємницею, доповнене у 1990 р.

У більшості юрисдикцій США комерційна таємниця охоро­няється законами. 42 штати та Округ Колумбія прийняли ту чи ін­шу версію Уніфікованого Закону про комерційну таємницю (Uniform Trade Secrets Act) 1979 p. У Каліфорнії положення Закону включені до Цивільного кодексу. Законодавчі положення допов­нюються договірним захистом, який виступає додатковим.

У законодавстві США виокремлюють чотири основних елемен­ти режиму комерційної таємниці:

— це повинна бути «обмежена інформація», тобто інформація,
яку можна відрізнити від загальновідомих знань та навичок;

— наявність елементу «секретності» — інформація не повинна бути добревідомою або такою, яку можна легко отримати;

— інформація повинна мати економічну цінність, що полягає у наданні певної конкурентної переваги;

— володілець повинен вжити розумних зусиль для того, щоб зберегти інформацію в таємниці.

Частина 4 ст. 1 Уніфікованого Закону США про комерційну таємницю передбачає, що: «комерційною таємницею є інфор­мація, у тому числі формула, зразок, компіляція, програма, при­стрій, метод, техніка або процес, яка: (і) має самостійну економічну Цінність, дійсну або потенційну, у силу того, що не є загальновідо­мою або легкодоступною з використанням необхідних засобів для осіб, які можуть отримати економічну вигоду від її розкриття або використання; та (іі) є предметом зусиль, що є розумними за відпо­відних обставин для збереження її секретності».

Розділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності і

Прийнятим Державною Думою 9 липня 2004 р. Законові Російської Федерації «Про комерційну таємницю» було врегульова-1 но відносини, пов'язані з віднесенням інформації до комерційної таємниці, передачею такої інформації, охороною її конфідент} ційності з метою забезпечення балансу інтересів володільців інфор-н] мації, яка становить комерційну таємницю, й інших учасників вре-5; гульованих відносин, у тому числі держави, на ринку товарів, робіт,; послуг і недопущення недобросовісної конкуренції, а також визна­чає відомості, які не можуть становити комерційну таємницю.

Зазначений Закон розмежував поняття «комерційна таємниця» та «інформація, яка складає комерційну таємницю». Відповідно до ст. З Закону комерційна таємниця — це конфіденційність інфор- j мації, яка дозволяє її володільцю за існуючих чи можливих обста- ' вин збільшити доходи, уникнути непередбачених витрат, зберегти \ становище на ринку товарів, робіт, послуг або отримати інші ^ комерційні переваги. Інформацією, яка складає комерційну таємницю, є науково-технічна, технологічна, виробнича, фінансо­во-економічна або інша інформація (у тому числі така, яка містить секрети виробництва (ноу-хау), яка має дійсну або потенційну комерційну цінність завдяки її невідомості третім особам, до якої \ немає вільного доступу на законних підставах і відносно якої володільцем такої інформації введений режим комерційної таємниці (тобто правові, організаційні, технічні та інші заходи, які застосовуються володільцем до інформації, яка становить комерційну таємницю).

У цілому можна зазначити, що міжнародна торгівля та інвестиції створили передумови для розвитку правових інструментів конфіденційної, нерозкритої, секретної інформації — того, що у правовому полі України прийнято називати комерційною таємни­цею. Основною рушійною силою цих змін стали глобальні інвест тиції розвинутих країн, які не мають бажання інвестувати за кордон > та розкривати своє «секретне знання», якщо відсутній певний рівень охорони комерційної таємниці, визнаний учасниками міжнародної торгівлі. Отже, можна вважати, що торгові та інвес­тиційні угоди мають визначальне значення у розвитку нових систем заходів охорони комерційної таємниці в законодавстві країн світу.

Глава 26. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності

§ 3. Комерційна таємниця у правовій системі України