Поняття ліцензійних договорів та їх класифікація

Ліцензійний договір (ЛД) містить у собі елементи двох класичних договорів:

договору купівлі-продажу, і договору оренди. Однак ОІВ, чи охоронні документи на них, не слід розглядати як речі, а право на ОІВ – як речове право в його класичному розумінні. Дійсно, власник матеріального об’єкта, наприклад, автомобіля, може продати його тільки один раз. У той же час власник винаходу зможе продати кілько ліцензій на один і той же винахід. При продажу повної ліцензії власник цілком позбавляється права на використання винаходу і не може більше продавати його. Ця угода схожа на класичний варіант купівлі-продажу. При продажі невиключної ліцензії ліцензіар надає право монопольне використовувати предмет ліцензії протягом зазначеного в ліцензійному договорі терміну; після закінчення цього терміну усі права повертаються до ліцензіара. Такий договір схожий на класичний договір оренди.

У ліцензійному договорі мова йде, насамперед, про торгівлю правами. У цьому полягає особливість об’єктів ліцензій на ринку і виявляється економічна сутність ліцензійних договорів.

Таким чином, ЛД варто вважати договором особливого роду, що з’єднує в собі умови різних видів договорів: купівлі-продажу, оренди, про надання послуг, інвестування капіталу, позики, співробітництва.

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” у редакції від 01.06.2000 року відповідно до п.7 ст. 28 дає визначення ліцензійного договору:

“За ліцензійним договором (ЛД) власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) інший особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну і невиключну ліцензію.

Основна мета ЛД – забезпечити можливість практичного використання об’єкту (запатентованого або незапатентованого) у виробництві, і як результат – отримання прибутку, з іншого – з отримання винагороди за надання право ним користуватися. Обсяг прав, що передаються за ліцензійним договором, зумовлюється вибором сторонами виду ліцензії.

У перекладі з латинської “ліцензія” (licentia) означає право, дозвіл. Якщо власник прав на будь-якій об’єкт промислової власності не хоче або не в змозі використовувати відповідний об’єкт, може продати ліцензію (видати дозвіл) на його використання зацікавленій особі.

Придбання або продаж ліцензії є діловою угодою. Факт продажу ліцензії оформляється юридично через оформлення ліцензійного договору, відмінним від інших договорів купівлі-продажу тим, що купується нематеріальний об’єкт.

Продаж ліцензії, як правило, пов’язаний з необхідністю виконання величезного обсягу робіт: відбір і оцінка продукції на предмет продажу ліцензії, вивчення ринків, вивчення ринку, пошук і виявлення партнера, укладення ліцензійної угоди, це також передбачає вивчення різноманітних каталогів і рекламної інформації фірм тощо.

Обсяг прав, що передаються за ліцензійною угодою, визначається видом ліцензії. Основними видами ліцензій є виняткова, невиняткова (проста) і повна, виключна і невиключна, примусова, відкрита, перехресна (крос-ліцензія), патентна, поворотна, супровідна, “чиста”, субліцензія.

Класифікація ліцензійних договорів за предметами.

· Ліцензійний договір про передачу права на використання винаходу.

· Ліцензійний договір про передачу права на використання корисної моделі.

· Договір про передачу права на використання промислового зразка.

· Договір про передачу права на використання знака для товарів і послуг (товарний знак).

· Договір про передачу права на використання ноу-хау.

2. Поняття невиключної, виключної і повної ліцензії.

В залежності від обсягу прав, які передаються за ліцензією виділяються три види договорів в рамках яких здійснюється весь сучасний господарський ліцензійний обіг:

договір невиключної (простої ліцензії);

договір виключної ліцензії;

договір повної ліцензії.

Невиключна ліцензія – є ліцензія, яка надає ліцензіату право на узгоджених умовах і території протягом обумовленого строку використовувати предмет ліцензії. При цьому за ліцензіатом зберігається право використовувати предмет ліцензії, а також надавати ліцензії іншім особам.

Невиключні ліцензії надаються, як правило, у тих випадках, коли є постійний попит “на продукцію по ліцензії”, а наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати їх реалізації.

Виключна ліцензія – є ліцензія, яка надає ліцензіату право на узгоджених умовах і території протягом обумовленого строку використовувати предмет ліцензії на монопольних засадах. При цьому ліцензіар не має права використовувати предмет ліцензії на даній території, а також надавати ліцензії іншим особам.

Виключні ліцензії краще надавати у тих випадках, коли ринок збуту об’єктів промислової власності невеликий, а об’єкт промислової власності має обмежену сферу використання.

Повна ліцензія – це надання ліцензіаром ліцензіату усіх прав на використання об’єкта промислової власності без обмеження території та на весь строк його дії. На відміну передачі права власності, яке означає зміну власника об’єкта, при наданні повної ліцензії власник об’єкта залишається тим же. У власника об’єкта промислової власності залишається формальне право власності .Повна ліцензія, яка видається на весь строк дії патенту, за своїм економічним значенням може прирівнюватися до продажу патенту.

Повна ліцензія зустрічається дуже рідко, як правило, вона надається на нові фундаментальні дослідження, які потребують значних витрат, тривалого строку здійснення, та на об’єкти які використовуються у одній високо монополізованій галузі.

У ліцензійній практиці є випадки, коли договір містить умови як виключної так і невиключної ліцензії. Наприклад, власник патенту згідно ліцензійного договору надав ліцензіату на визначеній території виключне право виробництва “продукції по ліцензії” та невиключне право продажу продукції продажу цієї продукції. Це означає, що в межах території ніхто, окрім власника виключної ліцензії не право виробляти продукцію по ліцензії, але право реалізації належить, як власнику-ліцензіату, так і рівно іншим можливим ліцензіатам.

Вибір ліцензії, яка надається, залежить, перш за все, від обсягу ринку і від самого об’єкту промислової власності.

В український юридичній практиці найбільш розповсюджені невиключні (прості) ліцензії. Як вже зазначалось, договори виключної і простої ліцензії у “чистому вигляді” зустрічаються порівняно рідко. Наприклад, законодавства Бельгії, Голландії передбачають тільки прості ліцензії, а інші, як Японія – тільки виключні ліцензії. Таким чином, при укладанні ліцензійного договору з іноземними фірмами необхідно вказувати в них не тільки правову природу такого договору (виключна , невиключна ), але і точно та докладно визначити об’єм та характер прав, які передаються, та інші умови договору.

3. Об’єкти та суб’єкти ліцензійного договору.

Об’єктом ліцензійного договору є комплекс правомочностей, що випливають з прав на об’єкт промислової власності, що передаються ліцензіату.

Суб’єктами ліцензійного договору виступають:

сторони договору – ліцензіар і ліцензіат, якими можуть бути всі учасники цивільно-правового обігу, тобто фізичні і юридичні особи;держава, інтереси якої представляє визначений компетентний орган, який здійснює державну реєстрацію договору.

Ліцензіар - це власник запатентованого або незапатентованого об’єкту промислової власності.

Ліцензіат – фізична або юридична особа, яка відповідно до договору отримала право на використання об’єкту промислової власності в певному обсязі, який конкретизується в договорі.

Іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні з громадянами України прав, передбачені ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (ст. 4), ЗУ „Про охорону прав на промислові зразки” (ст. 4), ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (ст. 4), отже вони можуть бути учасниками ліцензійних відносин.

4. Патентування об’єктів промислової власності в зарубіжних країнах.

Одним із суб’єктивних прав на ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (ст. 4), є право патентування зазначених об’єктів в іноземних державах. Патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків, в іноземних державах проводиться за таких умов:

· заявник зобов’язаний подати заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок до органу іноземної держави та до Установи України;

· заявник, який бажає запатентувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок в іноземній державі забов’язаний повідомити про це Установу с патентних справ України,

При цьому слід пам’ятати, що зарубіжне патентування винаходів, корисних моделей чи промислових зразків досить дорога процедура, яка потребує істотних валютних затрат. Тому при вирішенні питання про зарубіжне патентування слід, виходити з його комерційної доцільності.

5. Паушальні платежі та роялті.

Основними видами ліцензійних платежів є роялті, паушальний і комбінований платежі.

Роялті - вид платежів, що виплачуються ліцензіатом ліцензіару протягом усього терміну дії ліцензійного договору у вигляді процента від суми прибутку або суми обороту від продажу продукції чи у вигляді фіксованої або диференційованої ставки з одиниці від ліцензійної продукції.

Паушальний платіж – передбачає виплату ліцензіарові визначеної, зафіксованої в договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції.

Комбіновані платежі мають найбільше поширення і передбачають виплату ліцензіару первинного платежу ще до початку виробництва і збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії після налагодження виробництва ліцензійної продукції у вигляді роялті, що дає змогу ліцензіарові отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору.

6. Порядок укладання ліцензійних договорів.

Зміст ліцензійного договору звичайно не регламентується. Відповідно до національного законодавства ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовому виді і підписаний і підписаний сторонами. Ліцензійний договір набуває чинності у відношенні іншої особи лише після його реєстрації в Установі у випадку передачі майнових прав і у випадку примусової ліцензії.

Ліцензіар готує проект ліцензійного договору заздалегідь і передає його потенційному ліцензіатові в ході попередніх переговорів. Важливо, що до одержання повної гарантії про наміри потенційного ліцензіата ліцензіар виконав такі дії:

· Підписав протокол про наміри;

· Уклав договір про конфіденційність;

· Розробив проект ліцензійної угоди;

· Підготував альтернативні пропозиції для обговорення з потенційним партнером;

· Розробив детальний проект ліцензійного договору.

Ні в якому разі не слід ігнорувати укладання договору про конфіденційність до початку переговорів. У разі відсутності такого договору потенційний ліцензіат після одержання інформації, у тому числі конфіденційної, може припинити переговори.

Поиск по сайту: