Торговельна марка та промисловий зразок: колізії правового регулювання

З появою нових об’єктів права інтелектуальної власності вітчизняне законодавство зіткнулося з проблемами взаємодії, взаємопроникнення цих об’єктів, їх взаємозалежності, співвідношення прав на них. З огляду на практичне значення і актуальність в ринкових умовах прав інтелектуальної власності на промислові зразки і торговельні марки, саме цим об’єктам приділимо увагу.

Промисловим зразком є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання (ст.1 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”). Він не повинен суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідати умовам патентоспроможності (бути новим). Промисловий зразок призначений для задоволення естетичних та ергономічних потреб щодо виробів масового виробництва [1]. У Директиві 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків не йдеться про обов’язковість виконання ним естетичної функції.

Торговельною маркою є будь-яке позначення або комбінація позначень, придатних для вирізнення товарів (послуг) одних осіб від товарів (послуг) інших (ст. 492 ЦК України, ст. 1 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”) [2], [3].

Згідно ч. 4 ст.5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Такий же обсяг правової охорони встановлений і ч.2 ст. 494 ЦК України. Тобто, якщо товарний знак зареєстрований тільки по класу спиртних напоїв, інший суб’єкт господарювання вправі використати його по іншому класу.

Відповідно до ч.2 ст. 462 ЦК України та ч.6 ст. 5 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка здійснюється в межах його опису. Правова охорона промислового зразка поширюється на всі товари, виготовлені з використанням всіх суттєвих ознак, вказаних у патенті (якщо це пляшка, то мета її використання не має юридичного значення).

Охорона товарного знака пов’язана з його використанням. Якщо він не буде використовуватись без поважних причин за заявленим класом протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації (ст. 18 Закону) будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Охорона промислового зразка не залежить від його використання, але обмежена строком дії патенту (15 років). Натомість свідоцтво про реєстрацію торговельної марки можна продовжувати.

Торговельна марка надає можливість кращого захисту від підробки товару, тому що порушенням виключного права на неї є не тільки використання такої ж марки, а й використання схожого до ступеня змішування іншого позначення. На жаль, промисловий зразок може бути використаний для виготовлення підробки, якщо конкурент замінить хоча б одну з його суттєвих ознак, і конкурент не буде порушником у цьому разі.

Торговельна марка заявляється як позначення з набором кольорів, слів чи літер і ін. Не допускається зміна її відтінків та елементів. Промисловий зразок допускає можливість захисту кількох варіантів дизайнерського рішення (розмір, колір), але без зміни суттєвих ознак зразка.

З аналізу норм вищезазначених законів випливає, що правова охорона промислових зразків і торговельних марок (товарних знаків) визначається по суті їх зображувальними характеристиками, але для промислового зразка важлива наявність сукупності суттєвих ознак, які визначають його новизну.

Законодавство України надає можливість за вибором заявника зареєструвати результат інтелектуальної діяльності або як торговельну марку або як промисловий зразок.

Якщо проаналізувати поняття торговельної марки за ст. 492 ЦК та об’єкти промислового зразка за ч.2 ст. 461 ЦК, то виявиться, що торговельна марка і промисловий зразок „пересікаються” (в цілому або в частині) і іноді їх важко відрізнити. Недарма етикетки або пляшки реєструються і як промислові зразки, і як торговельні марки.

Змістовне „пересікання” торговельної марки і промислового зразка неминуче призводить до проблеми „пересікання” прав на них, що на сьогодні законодавчо не вирішено. Працівники Державного департаменту інтелектуальної власності І.Ю. Кожарська та Мамукі Пейкришвілі повідомляють, що за роки існування в Україні державної системи правової охорони інтелектуальної власності видана доволі велика кількість охоронних документів як на промислові зразки, так і на знаки для товарів і послуг. Здійснений аналіз свідчить, що існують патенти і заявки на промислові зразки, зображення яких містить словесні позначення, що водночас зареєстровані як знаки для товарів і послуг чи по суті є позначеннями, функція яких полягає в індивідуалізації суб’єктів підприємництва. Разом з тим, власниками таких знаків чи інших позначень є особи, які не мають ніякого відношення до авторів промислових зразків, заявників чи власників патентів України на промислові зразки. Вказані автори як приклад наводять зареєстровані в Україні промислові зразки „Емблема „WRANGLER”, „Емблема „HUGO BOSS”, „Емблема „NIKE”, „Емблема „ADIDAS”, котрим відповідають знаки для товарів і послуг „WRANGLER”, „HUGO BOSS”, „NIKE”, „ADIDAS”, свідоцтва України на які або міжнародні реєстрації належать особам, які не є власниками названих вище патентів на промислові зразки [4].

Про „пересікання” прав на товарний знак і промисловий зразок наводить цікавий приклад директор Агентства юридичної безпеки "ИНТЕЛЛЕКТ – С” Російської Федерації Є.М. Шестаков. Спір між двома господарюючими суб’єктами пройшов дві інстанції Московського арбітражного суду. Річ у тім, що позивач володів виключним правом на товарний знак із словесним позначенням „Арбатское” (свідоцтво №138726 33 клас МКТУ - вина, спиртні напої), а відповідач використовував схоже позначення з товарним знаком позивача „Староарбатское”, права на яке він набув за ліцензійним договором про право використання промислового зразка у вигляді етикетки для вина. (Позначення „Староарбатское” віднесено до істотних ознак промислового зразка - патент №45750). Таким чином, фактично існують два позначення схожих до ступеня змішування по одному класу Міжнародної класифікації товарів і послуг на законних підставах [5].

І згідно Закону РФ „О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, і згідно вітчизняного Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник виключних прав на товарний знак має більше можливостей для захисту прав на знак, ніж власник виключних прав на промисловий зразок. Відповідно до ч.5 ст. 16 вітчизняного Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Отже, достатньо доказати наявність у конкурентному позначенні елементів, схожих із зареєстрованим знаком, що призводить до змішування знака і позначення, і можна припинити використання такого позначення. Натомість патентовласник аналогічні претензії до власника товарного знака висунути не зможе, оскільки, виготовляючи таку ж продукцію, малоймовірно, щоб він використовував всі суттєві ознаки промислового зразка. Адже порушення прав на промисловий зразок має місце лише у випадку використання всіх його суттєвих ознак.

У наведеному прикладі позивач у Російській Федерації справу програв, хоч його позиція захисту, слідуючи нормам спеціального закону, сильніша. Рішенням Московського Арбітражного суду і постановою апеляційної інстанції відмовлено у задоволенні позову ВАТ "Московський міжреспубліканський виноробний завод" до ВАТ "Фріон" про заборону використання позначення "Староарбатское" відповідачем на етикетках виготовлюваної ним винної продукції. Програш справи пов’язаний із застосуванням судом норми ч.2 ст.1 Цивільного кодексу РФ: „Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты … прав и законных интересов других лиц…”

У ЦК України такої норми немає. Але ст. 13 ЦК України у такому випадку теж не може бути застосована, бо немає наміру сторін порушити чужі права. Є колізія прав. І спеціальний Закон „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” ставить сторони не в рівне становище щодо захисту прав. Тому потрібні відповідні зміни у законодавство України, щоб виправити ситуацію. А ситуація, на думку Є.М. Шестакова, нелогічна: „Она порождает возможность существования исключительных прав на один бренд у двух участников рынка. Представим ситуацию, одна фирма владеет товарным знаком "Море" и активно его продвигает на рынок, другая фирма владеет промышленным образцом, содержащим слово "Море". После того, как первая фирма разрекламирует свой товарный знак, вторая фирма может без особого риска для себя ввести в оборот свой промышленный образец и получить большую прибыль, так как слово "Море" уже узнаваемо и ассоциируется с определенным производителем. При умелом подходе, на наш взгляд, эта схема реализуема до тех пор, пока в соответствующие нормативные акты не будут внесены изменения, устраняющие коллизию между товарными знаками и промышленными образцами” [5].

Які саме зміни до законів потрібні – питання дискусійне. І. Ю. Кожарська пропонує використати досвід ЄС, зокрема, Директиву ЄС щодо охорони прав на промислові зразки №98/71 від 13.10.1998 року, де визначено для країн-членів ЄС, що можна передбачити відмову в реєстрації промислового зразка чи визнання такої реєстрації недійсною, якщо має місце факт використання у промисловому зразку вирізняльного знака, права на який у межах ЄС чи конкретної держави-члена належать особі, яка має право заперечити використання такого знака. Аналогічні норми містить і Директива ЄС про зразки дизайну № 6/2002 від 12.12.2001 року [4]. На етапі процедури здійснення експертизи і проведення реєстрації таке доповнення до Закону „Про охорону прав на промислові зразки” слушне. Адже не реєструються в Україні як торговельні марки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам (ст.6 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). Проте аналогічної вимоги щодо відмови у реєстрації промислових зразків, що містять елементи торговельних марок або повторюють торговельні марки вітчизняних правовласників, у Законі „Про охорону прав на промислові зразки” немає.

Не реєструються як торговельні марки також і позначення, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

У деяких випадках зареєстрована торговельна марка здатна паралізувати використання промислового зразка. Ми підходимо до проблеми функціональної торговельної марки. Пропозиції щодо застосування окремих норм Директиви ЄС, на жаль, цю проблему не вирішать. До того ж в самому ЄС не вирішено чітко питання і про функціональність промислового зразка, що впливає на межі його правової охорони [6; 266].

Як правило, торговельна марка виконує кілька функцій:

вирізняльну, тобто вона допомагає відрізнити товар (послугу) одного виробника від товару (послуги) іншого виробника;

гарантійну, яка полягає у засвідченні якості позначеної маркою продукції чи послуги, її відповідності стандартам. Продукція з торговельною маркою в суспільній свідомості асоціюється з вищою якістю, ніж та, що позбавлена вирізняльних знаків;

естетичну, що реалізується через елементи оформлення товару, які в свою чергу надають товару привабливості;

рекламну, що пов’язана з естетичною функцією, і полягає у створенні іміджу фірми, пропагуванні її продукції (послуг). Іноді виділяють окремо такі функції марки як інформаційну, психологічну, образу фірми, хоч справедливо зауважується, що вони охоплюються рекламною функцією [7].

Але слід зауважити, що торговельна марка здатна виконувати і деякі функції, притаманні промисловому зразку. Такі торговельні марки називають функціональними. Наприклад, об’ємна торговельна марка у вигляді оригінальної пляшки виконує розрізняльну функцію, а також і є новою формою промислового виробу. Проте така нова форма промислового виробу уже не може широко використовуватися іншими, якщо отримала правову охорону як торговельна марка (за винятком окремих випадків передачі права інтелектуальної власності на використання торговельної марки).

Світова практика по різному вирішує вказану проблему.

Так, Верховний суд Канади дійшов висновку, що функціональний дизайн товару не може охоронятися як торговельна марка. Про це йдеться в рішенні суду від 17 листопада у справі Kirkbi AG та Lego Canada Inc проти Ritvic Holdings Inc/Gestions Ritvik Inv (зараз діє як Mega Bloks Inc). Компанія Lego – виробник дитячих іграшок-конструкторів - подала в суд на свого конкурента Mega Bloks, обвинувачуючи відповідача у тому, що дизайн іграшок Mega Bloks, який дозволяв з'єднувати їх з деталями конструктора Lego, порушував права Lego на торговельну марку.

В одноголосному рішенні суду відзначено, що на заваді задоволення позову Lego стало застосування доктрини функціональності, яка встановлює, що знак, який виходить за межі розрізнення товарів свого володільця і зачіпає функціональну структуру самих товарів, виходить за межі правової охорони торговельної марки. „Суто функціональний дизайн не може бути основою торговельної марки і закон про торговельні марки не слід використовувати для увіковічнення використання монопольних прав згідно з патентами, які втратили чинність”, - відзначив суд.

До 1980 року Lego володів патентами на фіксатори - виступи на нижній поверхні деталей конструктора, які дозволяли їх з'єднувати.

Як відзначає MIP Week, рішення суду означає, що Mega Bloks може надалі продавати свої деталі конструктора з таким же розміром та малюнком фіксатора для з'єднання з іншими деталями, як Lego. Втім, в інших країнах суди дійшли інших рішень. Так, у червні Mega Bloks програв справу в Нідерландах, де суд дійшов висновку про існування схожості до ступеню змішування між деталями Mega Bloks та Lego. На початку липня Верховний Суд Греції відхилив апеляцію Lego на рішення, прийняте на користь Mega Bloks.

„Не можна говорити про конкуренцію, якщо споживачі потрапляють в оману – це брудна конкуренція”, заявив представник Lego. „У Mega Bloks була можливість набути розрізняльну здатність на ринку, але вони цього не зробили”. Натомість канадський суд відзначив, що твердження Lego про розрізняльну здатність навіть не підлягають обговоренню, оскільки компанія включає в це поняття процес та техніку, які на сьогодні є звичними у торгівлі, і просто не змогла подолати проблему функціональності [8].

Проблема функціональності торговельної марки потребує дослідження. І навіть практика Канадського суду засвідчила, що для виконання функцій промислового зразка торговельна марка може стати перешкодою, а тому цілком можливо спрогнозувати у законодавстві таку підставу припинення права інтелектуальної власності на торговельну марку, як набуття нею ознак функціональності (тобто ознак, що стосуються функцій виробу).

Торговельна марка може взяти на себе функцію назви виробу з вказівкою на його зміст, призначення. У такому разі вона стає родовим чи видовим поняттям і втрачає функцію ідентифікації конкретного товару. У родові поняття перетворились товарні знаки „Аспірин”, „Целофан”, „Ксерокс” та ін.

Так, Г. Андрощук дослідив особливості судової справи щодо товарного знака „Термос”, що позначив відомий всім предмет – ємність для підтримування її вмісту у гарячому чи холодному стані. Уже суд першої інстанції у своєму рішенні щодо справи за позовом компанії King-Seeley Thermos Co. – володільця восьми реєстрацій товарних знаків на основі слова „thermos” у США - до компанії Aladdin Industries, Inc. у зв’язку із загрозою порушення прав на ці знаки вказав, що слово „thermos” в англійській мові стало родовим описовим і використовується як синонім ємності з вакуумною теплоізоляцією. Окружний суд, розглядаючи дану справу, дослідив історію компанії King-Seeley і використання нею товарного знака „thermos” та встановив, що з 1907 року по 1923 рік компанія King-Seeley здійснювала рекламну і просвітницьку кампанії, під час яких була помітна тенденція до перетворення слова „thermos” у родовий термін, що описує продукт, а не його походження.

У 1954-1957 роках позивач, розуміючи, що слово „термос” закріплюється у свідомості людей як родове поняття, вирішив ознайомити громадськість із значенням цього слова як товарного знака. Компанія урізноманітнила свою продукцію, до її переліку ввела і таку, що не мала безпосереднього відношення до ємностей, призначених для підтримки їх вмісту у гарячому чи холодному стані. Компанія навіть змінила назву „American Thermos Bottle Company” на „The American Thermos Products Company” і стала контролювати публікації. Проте в американському суспільстві закріпилась саме назва „thermos”, а не „vacuum bottle”, тому заходи компанії виявились запізнілими. Суд виніс рішення про те, що товарні знаки апелянта мають юридичну силу, оскільки є, хоч і невелика, частина споживачів, котрі знають і визнають товарні знаки позивача, і встановив певні обмеження на використання відповідачем слова „thermos” [9]. Ця ситуація свідчить, що назва торговельної марки, яка закріпила за собою асоціативні уявлення людей по відношенню до нових товарів, матеріалів, технічних засобів, перетворюється у родову назву, оскільки іншої альтернативної назви нового товару, матеріалу, технічного засобу не було або інша назва не була сприйнята суспільством. Таку „долю” торговельної марки ніхто не може передбачити.

Із сказаного слід зробити висновок, що для вирішення колізій права інтелектуальної власності на торговельну марку і промисловий зразок необхідно більш чітко визначити ознаки цих об’єктів та вимоги до них при подачі заявок на державну реєстрацію. Що стосується торговельних марок, що є функціональними, то питання про доцільність їхньої реєстрації або про припинення прав на такі торговельні марки ще потребує вивчення.

Використана література:

1.Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 8. – Ст. 37 (з наступними змінами).

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР України. – 2003. - №№40-44. – Ст. 356.

3. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст. 36 (з наступними змінами).

4. Кожарская И., Пейкришвили М. Соотношение правовой охраны промышленных образцов и знаков для товаров и услуг // Інтелектуальна власність – 2003. - №1.

5.Шестаков Е.Н. Соотношение двух объектов интеллектуальной собственности: товарный знак и промышленный образец//http://www.intellectpro.ru/uslugi/index.php?oper=uslugi_view1&id=2

6. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України. За ред. Ю.М. Капіци. – К.: „Слово”, 2006. – 1104 с.

7. Логотип, товарный знак // info@logomaker.ru

8. Функціональний знак не може охоронятися як ТМ - рішення Канадського суду //journal@intelvlas.com.ua

9. Андрощук Геннадий. Ловушка для товарных знаков //info@uatm.com.ua

Поиск по сайту: